HECHOS:
- Con fecha 22 de diciembre de 2014, se presenta por D. A. B. C. en el Registro Mercantil Central solicitud de reserva de la denominación “Tabacalera Española, SA”. El 23 de diciembre el registrador mercantil central expide certificación negativa en la que requiere que se aporte “autorización de la persona física o jurídica afectada, en este caso Altadis, S.A. (titular de la marca Tabacalera); Tabacalera, S.L.”. Demandada por el solicitante aclaración explicativa al registrador, éste expidió el 30 de diciembre nota de calificación en la que razona: 1º que la marca “Tabacalera” goza de notoriedad en el tráfico mercantil, lo que condiciona la concesión de la denominación solicitada a la obtención de la pertinente autorización por el titular de la marca; 2º que de no poder aportarse tal autorización, se presente nueva solicitud que contenga dos términos diferenciadores y evite emplear el término “Tabacalera” sustituyéndolo por otro de idéntico significado.
- El 20 de enero de 2015, el solicitante pide calificación sustitutoria, extendiendo el 4 de febrero de 2015 la registradora sustituta nota de calificación en la que confirma la primera al ser la denominación “Tabacalera Española” una marca o nombre comercial notorio o renombrado. En consecuencia D. A. B. C., interpuso recurso el 12 de febrero de 2015 alegando, entre otras cuestiones: a) la legitimidad del uso del término genérico “Tabacalera”, utilizado por 23 denominaciones sociales y marcas; b) el carácter genérico del signo “Tabacalera”, generalizado para las labores del tabaco, contemplando tanto la doctrina, la normativa sectorial y la jurisprudencia la legitimidad de dicho uso; c) que, aun suponiendo que el término fuese una marca notoria, no es contradictorio con la existencia en el Registro de Marcas y en el Mercantil de múltiples marcas y denominaciones sociales que utilizan el término “Tabacalera” pues los términos genéricos pueden ser utilizados por otras denominaciones sin producirse confusión; d) que solicitada a la Oficina Española de Patentes y Marcas el nombre comercial “Tabacalera Española, TE”, y publicada la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, no ha existido oposición por ninguna sociedad dedicada a las labores del tabaco, habiendo objetado la Oficina tan sólo que el término “Española” le otorga carácter de oficialidad, lo que ha sido recurrido -y está pendiente de resolución- por ser usado el indicador geográfico por múltiples marcas y denominaciones sociales sin que ello otorgue oficialidad y porque las labores de tabaco no son servicio público ni existe institución oficial dedicada a ello.
El registrador mercantil elevó el expediente, con su informe a la Dirección General.
DOCTRINA:
El recurso se interpone tanto frente a la denegación de la denominación “Tabacalera Española, SA” como consecuencia de la existencia de la sociedad “Tabacalera, S.L.”, como por el riesgo de confusión con la marca “Tabacalera”.
1. Identidad de denominación. En nuestro Ordenamiento, cada denominación social ha de permitir la identificación e individualización de una sola sociedad, que tendrá derecho a usarla con carácter exclusivo y excluyente, y que no pueda llevar a error o confusión en las personas (otros empresarios o consumidores o usuarios) a las que su actividad vaya dirigida, ni en el tráfico mercantil en general. La identidad de denominaciones no se constriñe al caso de coincidencia total y absoluta, sino también a lo que se conoce como “identidad sustancial” o “cuasi identidad”, esto es, cuando una fuerte aproximación objetiva, fonética, conceptual, o semántica, o bien la integración de una denominación preexistente con términos o variantes de escasa entidad, mermen la virtualidad diferenciadora de un nombre social respecto de otro ya existente, no desvirtuando la impresión de tratarse de la misma denominación.
El art. 407.1 RRM prohíbe la inscripción de sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central. Y el art. 408.1 RRM entiende que también existe identidad cuando, por ejemplo, se utilicen las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, términos éstos que serán apreciados por el registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado (art. 10.3 Orden de 30-12-1991, sobre el RMC). Atendiendo a ello, ha de confirmarse la calificación del registrador cuando exige la autorización de «Tabacalera, S.L.», persona jurídica afectada, toda vez que el término «Española» está incluido en la relación de términos y expresiones genéricas, y por ende, vacíos de contenido por carecer de suficiente efecto distintivo, pudiendo considerarse que existe identidad jurídica entre la denominación que se solicita «Tabacalera Española, S.A.», y la ya existente «Tabacalera, S.L.».
Las alegaciones relativas a la existencia de otras sociedades cuya denominación incluye el término «Tabacalera» han de ser desestimadas. El carácter general del adjetivo «Tabacalera», no lo convierte en un signo, término o expresión «genéricos» a los efectos de la composición de una denominación social, pues en sede de denominaciones el término «genérico» no abarca toda palabra que designe o describa una actividad en general. El hecho de que la jurisprudencia y doctrina en materia de marcas establezca que los signos y nombres genéricos y los geográficos no puedan alcanzar protección registral como marcas cuando conformen exclusivamente las mismas, no enturbia la anterior consideración, dado que tal jurisprudencia resultará de aplicación para la composición, registro y protección de marcas, identificadoras de productos y servicios, pero no para la composición y concesión de denominaciones sociales cuyo fin es la identificación e individualización de las sociedades en tanto que personas jurídicas.
La deseable coordinación entre el Derecho de sociedades y el de marcas y sus distintas manifestaciones legales no puede implicar una aplicación automática de la jurisprudencia dictada en base a las normas e interpretación del Derecho de marcas en el terreno del Derecho Mercantil, como tampoco sería posible lo contrario.
Así, en los casos mencionados por el recurrente «Tabacalera & Griv, S.L.», «Tabacalera Brands S.L.», «Tabacalera La Flor de San Luis, S.L.», «Tabacalera Martín, S.L.», o «Tabacalera Cigars International, S.L.», las palabras o nombres añadidos a «Tabacalera», ninguno de ellos «genérico», en el sentido del art. 10.3 Orden de 30-12-1991, sino antes bien, palabras y términos que suponen una indudable variación objetiva, permiten la distinción, de un modo razonable, entre las distintas sociedades como sujetos de derecho. En cuanto a las mencionadas «Tabacalfnau, S.L.», «Tabacalia, S.L.», o «Tabacalonia, S.L.», son denominaciones de fantasía sin significado objetivo alguno que, al utilizar en su composición la raíz «tabaca», pueden evocar o sugerir una relación con o una idea del mundo del tabaco, sin que esa evocación induzca a confusión alguna con otra sociedad ya existente llamada «Tabacalera».
2.Notoriedad de la marca “Tabacalera”. Se deniega también la concesión de «Tabacalera Española, S.A.», como denominación por gozar la marca «Tabacalera» (titularidad de «Altadis, S.A.») de notoriedad el tráfico mercantil (art. 407.2 RRM y DA.Decimocuarta LM).
La denominación social es consecuencia de la atribución por el ordenamiento a determinadas entidades de personalidad jurídica. En el ámbito de las sociedades su fin fundamental es su individualización en el tráfico como sujeto de derecho, por lo que no forma parte del patrimonio de la empresa y no es susceptible de ser enajenada ni gravada. Los signos distintivos resultan protegidos por el ordenamiento por permitir reconocer productos y servicios como procedentes de una empresa determinada, teniendo un valor económico independiente que se integra en el patrimonio de la empresa como derecho de propiedad industrial, siendo susceptible de constituir objeto de negocios jurídicos.
Los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos derivan de la no siempre clara distinción entre la identificación del empresario como persona jurídica y la de la empresa o actividad empresarial que lleva a cabo, y de que el deslinde entre la vertiente jurídica y la económica competitiva de las sociedades actuantes en el mercado puede ser difícil de percibir por los operadores del mismo desde el momento en que, para tales operadores, la denominación social es un factor de diferenciación. El conflicto se agudiza cuando, además, hay multitud de disposiciones legales que obligan al empresario a reproducir su denominación social en sus productos o servicios (etiquetas, envases, folletos publicitarios, albaranes, etc.).
Tales conflictos habían sido ya abordados por este Centro Directivo, señalando que una de las finalidades básicas del Registro Mercantil Central es la función identificadora de las sociedades, velando para que la atribución del nombre lo sea con carácter exclusivo, evitando que quede desvirtuada si el mismo se asigna a dos entidades diferentes, y que no es su finalidad primordial la prevención del riesgo o confusión acerca de las actividades empresariales desarrolladas en el tráfico, que está atribuida en el ordenamiento a las normas sobre la protección del nombre comercial y, subsidiariamente, a las que regulan la competencia desleal (cfr., Resoluciones de 11-9-1990 y 24-2-1999). En principio la denominación y las marcas o nombres comerciales operan, conceptual y funcionalmente, en campos y con finalidades distintas: la primera como identificación en el tráfico jurídico de un sujeto de derecho, y las segundas como identificadores en el mercado de los productos o servicios de una empresa, o de esta misma, frente a sus competidoras, pero también se ha reconocido y reclamado la necesidad de una coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas, dado el efecto indirecto que el uso de las primeras puede tener en el ámbito económico concurrencial.
Como ya señalaron las Resoluciones de 24-2-2004 y 5-2-2011 alguno de estos problemas han sido superados. La LM de 2001 ya ofrece base legal para imponer ciertos límites a la hora de dar acogida a determinadas denominaciones sociales, evitando la confusión en el tráfico mercantil real entre los signos distintivos y las denominaciones sociales, mediante la precisión de normas de coordinación y prioridad, por las que han de regirse las relaciones entre signos distintivos y denominaciones sociales cuando se dan supuestos de identidad, similitud o riesgo de confusión. Entre estas normas destaca la contenida en la DA.Decimocuarta LM, conforme a la cual «los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas –y el Registro Mercantil Central, y en registros Mercantiles territoriales– denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial». Esta disposición no es sino la réplica a la prohibición que, para el caso inverso (pretensión de registrar como marca o nombre comercial la razón social con que en el tráfico económico se identifique a una persona jurídica), establece el art. 9.1.d) LM, según el cual no podrán registrarse como marcas, sin la debida autorización, «la denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o de prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación existe un riesgo de confusión en el público». Finalmente, la DA.Decimoséptima, para el caso de que no hubiere actuado preventivamente «ex ante» el filtro de la calificación registral (particularmente en los casos en que la marca no sea notoria o renombrada), establece una causa de extinción de la sociedad por violación del derecho de marca, estableciendo que si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, «la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación» (y ello, sin perjuicio del derecho de indemnización establecido en el art. 44 LM). Normas que habrían de ser desarrolladas por una ley de denominaciones de personas jurídicas (DA.Decimoctava) desarrollo que, por el momento, aún no se ha producido.
Queda claro, pues, que no podrán reservarse por el Registro Mercantil Central denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados, habiéndose de entender por aquéllos, conforme al art. 8.2 LM, los que sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinen los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial, en tanto que se considerarán como renombrados cuando sean conocidos por el público en general, distinción ésta entre notoriedad y renombre que establece el legislador sobre la base de la generalidad del conocimiento de una marca o nombre comercial (limitado a un sector de la actividad económica en el primer caso y general en el segundo) que no es fácil de determinar si puede trasladarse con los mismos criterios con que se resuelve su confrontación entre ellas al ámbito de colisión que se plantea entre las mismas y una denominación social.
Examinando el presente recurso a la luz de la citada DA.Decimocuarta es preciso analizar si «Tabacalera» constituye un marca notoria y si, dado que la coincidencia no es plena con la denominación solicitada (pues añade una referencia geográfica: «española») puede esa denominación originar confusión con aquella marca.
a) La apreciación de la notoriedad de la marca debe de realizarse –como ordena la propia DA–, en los términos del art. 8 LM, que acude a parámetros como volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado, añadiendo, a modo de puerta abierta a cualquier otro factor de notoriedad «o por cualquier otra causa». Pues bien, Tabacalera fue un monopolio español de tabaco establecido en 1636, lo que la convirtió en la compañía más antigua de tabaco del mundo, creándose la Institución del Estanco del Tabaco en España. En 1887 se crea una sociedad, la Compañía Arrendataria de Tabacos (CAT), que se encarga de la gestión del monopolio de tabacos. En marzo de 1945 cambia su nombre por el de «Tabacalera, S.A.», empresa que sería privatizada en 1999, pasando más tarde a formar parte de la compañía privada «Altadis, S.A.», compañía actual titular de la marca registrada «Tabacalera». Hecho notorio es también que durante todos los años en que fue empresa pública, sus productos, aun con distintos nombres, se percibían, por el público en general, bajo la marca común de «Tabacalera». Teniendo todo ello en cuenta puede fácilmente afirmarse que (y sin entrar en la distinción entre notoriedad y renombre), que tanto por duración, como por intensidad, por alcance geográfico, y por uso, dicha marca es notoriamente conocida en todo el ámbito nacional y asociada con los productos del antiguo monopolio estatal y, posteriormente, a los de la compañía que resultó de su privatización.
b) Cierto es que la denominación solicitada añade la expresión «española». Pero ello, lejos de marcar una notable distinción con la notoriedad de la marca, introduce un elemento más que «origina confusión», habida cuenta que el conocimiento de la marca tanto por el sector del público al que el tabaco va dirigido, como por el público en general, estuvo ligado durante un prolongadísimo número de años, a su percepción como producto estatal y español, por lo que, ya se considere como adjetivo o como indicación geográfica, añadir «española» a la marca «Tabacalera» no hace sino reforzar la idea de pertenencia o vinculación de la sociedad así denominada con la compañía sucesora de aquella empresa estatal, y con su marca «Tabacalera», de la que es titular registral –titularidad afirmada y admitida por el propio recurrente–, si bien la notoriedad no necesariamente precisa del registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, dado que una marca puede ser notoria sin estar registrada, pero en este caso, además, lo está. En este mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo, destacando la Sentencia de 18-5-2006 que sintetiza la línea jurisprudencial pacífica «orientada a interferir toda denominación social que enturbie la claridad del mercado», considerando una finalidad ético-jurídica la de erradicar el riesgo de confusión, y la Sentencia de 28-9-2000, que afirma que «corresponde a los fundadores de las sociedades adoptar las precauciones necesarias, a la hora de su inscripción en el Registro, aunque no exista otra sociedad anterior con la misma denominación social, de no utilizar aquéllas que puedan crear confusionismo en el mercado e instaurar equivocaciones en los consumidores, por predominar una marca conocida». En la misma línea, las Sentencias de 21-11-2000, 27-3-2003, 27-5-2004 y 20-2-2006.
Frente a estas consideraciones, las profusas alegaciones del recurrente en torno a la aplicación doctrinal, la normativa sectorial y la jurisprudencia relativas al Derecho de marcas, en el sentido de que los signos compuestos por nombres genérico y geográficos no pueden alcanzar protección registral (del Registro de Marcas) cuando conforman exclusivamente las mismas, aunque nada obste a que, en combinación con otros signos o términos puedan formar parte de otra marca compuesta, siempre y cuando los demás signos o términos que formen parte del conjunto impidan la confusión entre ambas marcas, no pueden ser admitidas. La regulación del Derecho de los signos distintivos en general y la LM en particular y la del Derecho de sociedades, y por lo que aquí hace, las normas relativas a las denominaciones sociales, son autónomas, como lo es la jurisprudencia dictada en su aplicación, y por mucho que ambas tengan puntos de conexión y sea loable su coordinación legislativa, e incluso a una interpretación tendente a la confluencia en determinados conceptos, en aras a evitar errores y confusión en el mercado, no implica pueda realizarse una extrapolación íntegra de los criterios que para la concesión o protección de unos y otros dictamine la jurisprudencia.
Pero es que, incluso de seguir la línea de argumentación del recurrente, dado que considera «Tabacalera» como término genérico y «española» es un término geográfico, parece que ninguno de ambos, a la luz de sus argumentos, merecerían protección alguna, ni del Registro de Marcas, ni como denominación otorgable por el Registro Mercantil Central, ya que, según arguye, dichos vocablos genéricos y geográficos no son «apropiables», si no van unidos a otros signos o vocablos que impidan la confusión.
c) No cabe tampoco acoger los argumentos del recurrente de no haber existido oposición por persona alguna al registro de «Tabacalera España TE» como nombre comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas, tras haberse publicado la solicitud en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial», dentro del procedimiento al efecto, y que si se le ha denegado tal nombre comercial por parte de aquel Organismo, no lo ha sido por considerar exista una marca notoria anterior. Se reitera aquí que las normas y disposiciones legales sobre composición, obtención y protección de denominaciones sociales (propias del Derecho de sociedades) y las correspondientes a los signos distintivos –ya sean marcas o nombres comerciales– (propias del Derecho de Marcas), operan en esferas distintas, siendo distintos y autónomos sus procedimientos. A diferencia de la LM de 1988 en que el Registro de la Propiedad Industrial examinaba de oficio si el signo solicitado incurría en prohibiciones, fueran éstas absolutas o relativas, en la LM vigente de 2001 –alineándose con los sistemas mayoritarios en el entorno europeo y, en particular, con el sistema de marca comunitaria– se contemplan una serie de prohibiciones absolutas (art. 5) que son examinadas de oficio por el encargado competente del Registro de la Propiedad Industrial, y otra serie de prohibiciones relativas (art. 6) la invocación de las cuales se encomienda exclusivamente a la iniciativa particular de los interesados, mediante el trámite de las oposiciones. En el procedimiento establecido para la concesión de una reserva de denominación social por parte del Registro Mercantil Central no existe este sistema de publicidad por lo que, a falta de una posibilidad del titular del signo notorio o renombrado de oponerse a la concesión de una denominación social, ha de ser el registrador Mercantil Central quien actúe de oficio, en defensa tanto del interés particular de quien no puede defenderse por sí en este procedimiento, como en defensa del interés general de la ausencia de confusión en el tráfico mercantil y en el mercado. Tal defensa del interés general ha sido reconocida por el Tribunal Supremo (cfr., las Sentencias, Sala Primera, citadas en los «Vistos»), remarcando que los preceptos de la LSA y LSRL (hoy, LSC) y del RRM que disciplinan esta materia constituyen normas de carácter imperativo que rigen en interés, no solamente de las sociedades afectadas, sino de todos quienes participan en el tráfico mercantil.
Con base en lo expuesto, la DGRN confirma la denegación de reserva de la denominación social «Tabacalera Española, S.A.», resultado de aplicar la DA.Decimocuarta LM, realizada por el registrador Mercantil Central y desestima el recurso interpuesto por el solicitante.
COMENTARIO:
La Resolución realiza un clarificador repaso a las cuestiones fundamentales tanto en materia de identidad de denominación social como en lo que se refiere a la relación entre Derecho de sociedades y Derecho de marcas. Por lo que se refiere a la identidad, la DGRN recuerda que el art. 407.1 RRM prohíbe la inscripción de sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren en la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central y que según el art. 408.1 RRM también existe identidad cuando, por ejemplo, se utilicen las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, términos éstos que serán apreciados por el registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado (art. 10.3 Orden de 30-12-1991, sobre el RMC). Por lo que hace a la segunda cuestión, el Centro Directivo manifiesta que la deseable coordinación entre el Derecho de sociedades y el de marcas y sus distintas manifestaciones legales no puede implicar una aplicación automática de la jurisprudencia dictada en base a las normas e interpretación del Derecho de marcas en el terreno del Derecho Mercantil, como tampoco sería posible lo contrario. Afirma la Resolución que los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos derivan de la no siempre clara distinción entre la identificación del empresario como persona jurídica y la de la empresa o actividad empresarial que lleva a cabo; y a tal efecto señala que mientras el fin fundamental de la denominación social es la individualización de la sociedad en el tráfico como sujeto de derecho, sin que tal atributo forme parte del patrimonio de la empresa ni pueda ser enajenado ni gravado, los signos distintivos (marca, nombre comercial) reconocen productos y servicios como procedentes de una empresa determinada, teniendo un valor económico independiente que se integra en el patrimonio de la empresa como derecho de propiedad industrial y los hace susceptibles de constituir objeto de negocios jurídicos. Finalmente, ha de subrayarse la aclaración que se realiza con respecto a la función del registrador Mercantil Central en orden a su actuación de oficio en los casos de conflicto entre denominación social propuesta y signo notorio o renombrado, tanto en defensa del interés particular de quien no puede hacerlo por sí en el procedimiento relativo a la certificación negativa de denominación (el titular del signo notorio o renombrado), como en defensa del interés general de la ausencia de confusión en el tráfico mercantil y en el mercado.